Úvod › Správy & Média › Právne novinky › Nové porušenie ochrannej známky

Nové porušenie ochrannej známky

Dátum: 26/09/2018

Dňa 25.07.2018 vydal Súdny dvor Európskej únie rozhodnutie vo veci C-129/17 (Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd proti Duma Forklifts NV a G.S. International BVBA), čím vo veľkej miere zasiahol do oblasti ochranných známok a rozšíril rozsah porušení práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Súd rozhodol, že takzvaný „de-branding“ a „rebranding“ tovaru bez súhlasu majiteľa ochrannej známky sa klasifikuje ako použitie pôvodne priradenej ochrannej známky v obchodnom styku, a preto by mohol byť zakázaný jej majiteľom.

Pred detailnejšou analýzou tohto sporu je nevyhnutné zadefinovať si pojmy de-branding a rebranding v tom zmysle ako sú použité v tomto prípade. De-branding znamená odstránenie všetkých označení umiestnených na výrobkoch, ktoré sa zhodujú s ochrannými známkami tretej strany bez súhlasu majiteľa. Rebranding predstavuje uvedenie výrobkov na trh pod vlastnou ochrannou známkou tretej strany.

Odporcovia nadobúdli od spoločnosti Mitsubishi vysokozdvižné vozíky mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Následne ich dovážali do rôznych krajín, vrátane členských štátov EHP. Pred finálnym vstupom tovaru do priestoru EHP, boli tieto vysokozdvižné vozíky umiestnené do režimu colného uskladňovania. Počas tohto umiestnenia odporcovia odstránili z tovaru všetky označenia zhodné s ochrannými známkami spoločnosti Mitsubishi, vykonali potrebné úpravy na ich prispôsobenie normám platným v Únii, nahradili identifikačné tabuľky a sériové čísla a umiestnili na ne vlastné označenia.[1] Až po vykonaní de-brandingu a rebrandingu odporcovia importovali tovar spoločnosti Mitsubishi do územia EHP.

Na základe uvedeného spoločnosť Mitsubishi podala žiadosť o vydanie súdneho príkazu proti aktivitám odporcov a tvrdila, že vykonaním de-brandingu a rebrandingu tovaru dochádza k porušeniu práv, vyplývajúcich z ochrannej známky. Odporcovia argumentovali tým, že odstránenie označení umiestnených na tovare predchádzalo importu do územia EHP. Bruselský Obchodný súd, ktorý o návrhu mal rozhodnúť sa obrátil na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou. Otázka sa týkala toho, či má byť de-branding a rebranding tovaru v režime colného uskladnenia vykonaný pred importom do EHP považovaný za porušenie práv majiteľa ochrannej známky.

Tento prípad sa do veľkej miery odlišuje od ostatných sporov, pri ktorých došlo k porušeniu práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Aj Súdny dvor poukázal na jedinečnosť tohto prípadu. Prvým odlišujúcim faktorom je skutočnosť, že odporcovia nenahradili odstránené ochranné známky svojimi označeniami, ktoré by boli zameniteľné s pôvodnými. Absentuje tu zámer odporcov nahradiť ochrannú známku majiteľa svojou vlastnou. Odporcovia vykonali de-branding a rebranding za účelom prispôsobenia tovaru štandardom EÚ bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Druhý faktor predstavuje to, že odporcovia uviedli tovar na trh až následne po tom ako ho umiestnili do režimu colného uskladňovania.

K obom spomenutým špecifikám, Súdny dvor zaujal jednoznačné stanovisko. K prvej skutočnosti sa Súdny dvor vyjadril tak, že výhradné právo bolo priznané majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa tejto ochrannej známky, teda na účely zabezpečenia, aby táto ochranná známka plnila vlastné funkcie, a preto musí byť výkon tohto práva vyhradený na prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou obmedzuje alebo je spôsobilé obmedziť funkcie ochrannej známky.[2] Tu je nutné uviesť, že hlavnými funkciami ochrannej známky sú

Identifikácia pôvodu tovaru
Indikácia kvality tovaru
Marketing tovaru
Priamy vplyv na spotrebiteľa

Podľa Súdneho dvora, odstránením označení zhodných s ochrannou známkou a následné umiestnenie nových označení na výrobky s cieľom ich prvého uvedenia na trh v rámci EHP, predstavuje obmedzenie elementárnych funkcií ochrannej známky, čím sa do značnej miery zasahuje do práv jej majiteľa. Súdny dvor ďalej konštatoval, že takéto konanie odporcov so zámerom dovážať alebo uvádzať tieto výrobky na trh v rámci EHP a s cieľom obísť právo majiteľa zakázať dovoz týchto výrobkov označených jeho ochrannou známkou je v rozpore s cieľom zachovať nenarušenú hospodársku súťaž, pretože porušuje právo tohto majiteľa ochrannej známky kontrolovať prvé uvedenie výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh v rámci EHP a obmedzuje funkcie ochrannej známky.[3] Súd definoval de-branding a rebranding ako aktívne konanie tretej osoby, ktoré sa môže považovať za používanie ochrannej známky v obchodnom styku.

K druhej skutočnosti, že odporcovia importovali výrobky na územie EHP až po tom ako ich umiestnili do režimu colného uskladňovania, Súdny dvor konštatoval, že smerodajný je zámer odporcov. Súdny dvor dal síce za pravdu odporcom, že k aktivitám došlo pred dovozom do priestoru EHP, ale zároveň poukázal na to, že z úprav, ktoré na tovare vykonali preukazujú jednoznačný zámer prispôsobenia výrobkov na import do EHP.

Filip Gašparovič

Junior Lawyer

Revidoval JUDr. Darina Parobeková LL.M.

Associate

[1] Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júla 2018

Vo veci C‑129/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Brussel (Odvolací súd Brusel, Belgicko) zo 7. februára 2017 a doručený Súdnemu dvoru 13. marca 2017, ktorý súvisí s konaním: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV proti Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

[2] Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júla 2018

[3] Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júla 2018