Premena prihlášky ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku
Dátum: 24/08/2018Podávali ste prihlášku ochrannej známky EÚ (po starom ochrannú známku Spoločenstva) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo Vám ju po dlhotrvajúcom a vyčerpávajúcom registračnom konaní nakoniec zamietol?
Máte záujem registrovať zamietnuté označenie ako národnú ochrannú známku, no bojíte sa s tým súvisiacej straty práva prednosti?
Nezúfajte, existuje možnosť premeniť prihlášku ochrannej známky EÚ na národnú prihlášku ochrannej známky, a to pri zachovaní dátumu práva prednosti zhodného s prihláškou ochrannej známky EÚ!
Niečo k ochrannej známke EÚ
Registrovanie určitého označenia prostredníctvom tzv. ochrannej známky Európskej únie (ďalej len „EU TM“) predstavuje v súčasnosti pre podnikateľov podnikajúcich na území Európskej Únie veľmi efektívny spôsob ochrany ich obchodnej značky, a to najmä z dôvodu, že EU TM po jej registrácii v registri ochranných známok EÚ poskytuje svojmu majiteľovi rovnakú ochranu vo všetkých členských štátoch Európskej Únie.
Na to, aby sa určité označenie zapísalo do registra ochranných známok EÚ je potrebné podať prihlášku a dodržať postup upravený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „Nariadenie“). Popri viacerých neodškriepiteľných výhodách EU TM však netreba zabúdať na jedno úskalie s ňou spojené – konkrétne, riziko spočívajúce v tom, že ak je podobné označenie, ktoré tvorí predmet prihlášky na zápis EU TM, už registrované ako národná ochranná známka na podobné tovary alebo služby v ktoromkoľvek štáte Európskej únie, má vlastník takejto staršej ochrannej známky právo podať voči prihláške EU TM námietky. Podaním námietok voči prihláške sa jednak celé registračné konanie značne predĺži, a jednak hrozí, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EU IPO“) nakoniec celú prihlášku EU TM zamietne.
Práve na zmiernenie negatívnych následkov zamietnutia EU TM je v Nariadení zakotvená možnosť premy zamietnutej prihlášky EU TM na národnú prihlášku ochrannej známky[1]. Ako to teda funguje?
- Prípustnosť premeny
Základným pravidlom je, že procesu premeny prihlášky EU TM na národnú prihlášku podlieha prihláška EU TM v rozsahu, v akom je prihláška EU TM zamietnutá, vzatá späť alebo považovaná za vzatú späť.
Na druhej strane, Nariadenie upravuje aj okolnosti, kedy sa premena neuskutoční. Ide o situáciu, keď sa požaduje ochrana v členskom štáte, v ktorom sa v súlade s rozhodnutím EU IPO alebo v súlade s rozhodnutím vnútroštátneho súdu uplatňujú na prihlášku ochrannej známky EÚ dôvody zamietnutia zápisu.
Takisto je potrebné zdôrazniť, že ak EU IPO alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku ochrannej známky EÚ z absolútnych dôvodov s uvedením jazyka členského štátu, je premena vylúčená pre všetky členské štáty, v ktorých je uvedený jazyk jedným z úradných jazykov. No a nakoniec, ak EU IPO alebo súd pre ochranné známky EÚ zamietol prihlášku EU TM za neplatnú z absolútnych dôvodov, ktoré sa uplatňujú v celej Európskej únii, alebo na základe staršej EU TM, alebo iného práva priemyselného vlastníctva Európskej únie, je premena vylúčená pre všetky členské štáty.
- Podanie žiadosti
Na dosiahnutie premeny je nevyhnutné podať žiadosť o premenu prihlášky EU TM na národnú prihlášku. Žiadosť sa podáva na EU IPO v lehote 3 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia EU IPO o zamietnutí prihlášky, resp. v lehote 3 mesiacov odo dňa späťvzatia prihlášky EU TM. Prihlášku je možné podať prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://euipo.europa.eu
V žiadosti sa uvedú predovšetkým dôvody premeny, členské štáty, pre ktoré sa žiada o premenu a tovary a služby, ktorých sa premena týka. Žiadosť o premenu sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za premenu, ktorého výška je stanovená na 200 Eur.
- Postup po podaní žiadosti
V prípade, ak sa žiadosť o premenu týka prihlášky EU TM, ktorá už bola zverejnená, doručenie takejto žiadosti sa zaznamená v registri ochranných známok EÚ a žiadosť o premenu sa zverejní.
EU IPO preskúma, či požadovaná premena spĺňa podmienky stanovené v Nariadení, ako aj formálne podmienky uvedené v jeho vykonávacom nariadení[2]. Ak niektoré podmienky splnené nie sú, EU IPO oznámi nedostatky žiadateľovi, spolu s lehotou na ich odstránenie.
Ak žiadosť o premenu spĺňa všetky náležitosti (resp. ak žiadateľ odstránil vytýkané nedostatky), EU IPO ju spolu s príslušnými údajmi uvedenými v registri ochranných známok EÚ postúpi centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členských štátov, pre ktoré bola uznaná za prípustnú. Úrad súčasne informuje žiadateľa o dátume takéhoto postúpenia.
- Postup na Úrade priemyselného vlastníctva SR
Slovenský zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach upravuje postup, ktorý nasleduje po doručení žiadosti o premenu prihlášky od EU IPO.
Ako prvé Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV“) preskúma, či žiadosť obsahuje:
- a) preklad žiadosti do slovenského jazyka,
- b) adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky,
- c) zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia.
V prípade, ak žiadosť niektorú z vyššie uvedených náležitostí neobsahuje, ÚPV vyzve žiadateľa o nápravu v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 2 mesiace. Ak nedošlo k zastaveniu konania pre neodstránenie vád v zmysle predchádzajúcej vety, môžeme už v tejto fáze hovoriť o premene prihlášky EU TM na národnú prihlášku.
Národná prihláška, ktorá vznikla premenou podľa predchádzajúceho textu, podlieha prieskumu a konaniu pred ÚPV ako bežná národná ochranná známka – uvedený prístup platí na Slovensku, avšak v niektorých členských štátoch Európskej Únie (napr. v Nemecku) pristupuje národný úrad priemyselného vlastníctva k automatickej registrácii ochrannej známky bez potreby predchádzajúceho preskúmavania premenenej prihlášky, čo značne urýchľuje registračný proces.
Každopádne, podstatné je, že aj na Slovensku sa národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky EU TM, prizná dátum podania a dátum práva prednosti z takejto prihlášky EU TM.[3]
Táto skutočnosť je bezpochyby veľkou výhodou, na druhej strane, treba na to myslieť aj v prípade, ak ÚPV predbežne zamietne takúto premenenú prihlášku a žiadateľ sa bude snažiť preukázať, že prihlasované označenie nadobudlo rozlišovaciu schopnosť na území SR ešte pred podaním žiadosti – dôkazy, ktoré bude predkladať na podporu svojho tvrdenia sa musia vzťahovať na obdobie pred podaním prihlášky EU TM a nie na obdobie pred premenou prihlášky v zmysle tohto článku.
V prípade bližšieho záujmu o problematiku premeny prihlášky EU TM na národnú prihlášku nás neváhajte kontaktovať.
Advokát
[1] Identický postup sa týka aj premeny EU TM, ktorá stratila platnosť, na národnú prihlášku ochrannej známky. V tomto článku sa však venujeme iba prípadu zamietnutia prihlášky EU TM.
[2] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431
[3] Práva z takejto národnej prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri však možno uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.
